白话商法

海底或河底

2020 年 11 月 10 日

 

中国有一家很火红的火锅店,今年八月输了一场『傍名牌』的商标官司。傍名牌,是指一家公司把著名的商标登记为公司的商号,从而混淆消费群众误以为两家公司是同一家,从而快速获得销售谋利。

在输了官司后,这家著名的火锅店,决定密集登记许多相关相似的商标,多达一百二十九个,以防止其他同行继续投机取巧使用自己的商标去蹭热度及搭便车。

法律上,这些新的商标申请,被归类为『防御商标』。好,进入正题。此文的目的实在讨论防御商标在马来西亚是否可行。

先说马来西亚商标法的背景。《一九七六年商标法令》已经被《二零一九年商标法令》取代,并在二零一九年十二月廿九日开始生效。随着新法令的生效,马来西亚也加入《商标国际注册马德里体系》。马德里体系里的百多个会员国,都可以让其人民在自己的国家,把商标登记在其他的会员国。也就是说,你可以在马来西亚登记在澳大利亚使用的商标。

商标的登记,也按类别。如果你的商标,『草莓』,只登记在电子产品类,那你是无法阻止其他人生产『草莓』服装系列的。

所以,一些财金雄厚的公司,会在商标的四十五个类别里(产品三十四项和服务十一项)全都登记。这也是算是防御商标登记手法的一种。据悉,『华为』的商标,也衍生到家具类、食品类及酒精类。

另一种防御商标,则是着重于商标的变化。『阿里妈妈』,『阿里奶奶』,『阿里爷爷』,『阿里伯伯』,『阿里兄弟』等等,都是『阿里巴巴』的登记商标。这也是所谓的长城策略,阿里巴巴先下手为强,防止其他商家以混淆性的商标来进行商标侵权的行为。

 

马来西亚《二零一九年商标法令》

但,马来西亚的《二零一九年商标法令》,已经禁止任何商家进行防御商标的登记。但这不意味着,你可以在马拉西亚登记『阿里妈妈』的商标进行电商贸易。只要你要申请登记的商标,会对消费者产生混淆,并造成一个商标持有人的损失,那你的申请会被拒。如果你继续使用这傍名牌,这将构成侵权行为。

而且,在一个商标在成功登记后,在任何时间只要连续三年内未曾使用,其商标登记是可以被撤销的。所以,就算你成功登记一系列一连串的商标登记,只要你连续三年没去使用它,你是无法阻止其他人登记相似或相近的商标,或申请撤销你的登记。

曾经,槟城有一家很著名的糕饼店,因为其商标与著名国际旅馆相似,在使用十多年后必须更改其商号。那时,当那间糕饼店创业时,那间国际旅馆还未登录槟城。

因此,如果商家认为商标是他们重要的资产,那就必须小心地经营他们的品牌管理。除了确保主商标有进行登记及更新外,衍生的副商标行销口号等,都必须有所保护。而且,如果竞争对手进行傍名牌手段,商家也得投入成本通过法律途径捍卫本身的商标。

当然,商标所带来的收益,必须符合成本效益。

 

图:unsplash/visualhunt

翁敦强 | 特约
翁敦强,国际贸易商法硕士。曾是新闻记者及执业律师。目前是跨国企业法务高级经理,和私立大学硕士课程讲师。
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